弁護士の鑑定書の重要性－シーゲート判決(2) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.4 弁護士の鑑定書の重要性－シーゲート判決（2） マイケル V. ソロミタアムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 シーゲート判決以降の判例 シーゲート判決後、あまり時間がたっていないので、新しい「客観的にみて無謀」という基準を取り扱った判例はまだ少数 しかありません。ただし、訴訟において行われる正当な非侵害あるいは特許無効の主張は、「無謀さ」の欠如を示すもので ある、という巡回控訴裁判所の判決があります(注4)。この判決では、原告の侵害主張に対し、被告が正当かつ信用性の 高い非侵害主張を行った結果、陪審員によって問題となった特許の2つの請求項が「自明のため無効」と判断されました( 注5)。また訴訟になる前に、ある特許を回避して製品設計を試みたのであれば、それは「無謀」に振舞ったことにはならな い、とした判決もあります(注6)。よって侵害を主張された者が訴訟となる前に自分自身で対象製品による侵害性を判断し たり、問題の特許に関する先行技術を同定したりするためにテストや実験を行うことも、故意侵害を否定する要素となるか もしれません。 また、この巡回控訴裁判所によるシーゲート判決についての上告は米国最高裁判所に受理されませんでしたから、この 巡回控訴裁判所の判決はそのまま確定しました。 シーゲート判決の影響 シーゲート判決で明示された故意侵害の新たな認定基準により、特許所有者が故意侵害を立証することが難しくなったこ とは間違いありません。そして同判決は、かつては非常に重要であった弁護士の鑑定書の役割を減じ、「故意侵害を否定 するために弁護士の鑑定書を得る義務はない」とも明示したわけですが、では、今後は弁護士の鑑定書は必要ないのでし ょうか？ 答えは「ノー」です。問題の特許が有効なのか、侵害されているのかについて弁護士の鑑定書を取り、正しい事 業判断を行うべきです。特許侵害訴訟の対応には大変なコストがかかりますし、敗訴すれば損害賠償が発生し、さらには 問題となった製品が差し止めされれば大変な事業損失となります。それを防ぐためにも、弁護士の鑑定書は事業判断を行 うために重要なのです。また、シーゲート判決は、「客観的にみて無謀な行為」を1つ目の要件としましたから、弁護士の鑑 定書の内容は「客観的にみて無謀か」を判断するに当たってほとんど参照する必要がなくなったのです。 もちろん、2つ目 の要件である「行為者はそのような行為をすることでどうなるか知っていた、あるいは知り得た」という点を判断するには鑑 定書の内容が参照されるかもしれません。しかしこれは、客観的に見て無謀な行為であると判断された場合にのみ問題に なりますし、そもそも客観的に無謀と判断されたことについて、鑑定書の内容がそれを覆すほどの働きをするとはあまり期待できません。つまり、シーゲート判決後は、故意性を否定するために弁護士の鑑定書に依存することがほとんどなくなる かと思います。 そうなると、弁護士は「これが法廷で大きな影響を持つかもしれない」と危惧しながら鑑定書を書く必要はなくなるわけで す。シーゲート判決以前、弁護士は故意侵害のベースと解釈される可能性を恐れ、真の懸念を鑑定書で述べることには 大変な注意を払いながら、強力に非侵害かつ無効と結論付けることもしばしばでした。クライアント側も、事業判断をする ために正直なアドバイスを得る、という目的ではなく、故意侵害否定を目的として鑑定書を得ていたのではないでしょうか。 シーゲート判決が故意侵害判断における鑑定書の重要性を下げた今、今後は法廷で開示されることを心配しすぎることな く、弁護士は侵害性や有効性について真に思うところを正直に記載し、依頼人が正しい事業判断を行うことこそを支援する べきなのです。これはシーゲート判決以前の巡回控訴裁判所の判決であるKnorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahreuge GmbH v. Dana Corp.(注7)でも述べられていたことですが、シーゲート判旨においても同裁判所はこの先例を支持し、弁護 士の鑑定書を取っていない、あるいは取ったもののそれを裁判で開示しなかった、という点から侵害者に不利な推測をして はならないと述べています。よって、クライアントは正直な鑑定書を取得し、裁判でそれに依拠しなければ、提出しなくても 良いですし、提出しないことで不利な扱いを受けることもないのです。 さらに、弁護士の鑑定書を得てそれに従って行動したという事実は、「客観的に見て無謀な行為」ではなかったと主張を する助けともなり得ます。侵害を回避するための設計変更や、社内で非侵害を確認する実験やテストを行うことも故意性の 否定に有効です。鑑定書はそれらを実施するヒントにもなるでしょう。 結局、シーゲート判決が故意侵害の立証を難しくしたことは間違いありません。クライアントにとって弁護士の鑑定を得る […]

In The Press:
IP Law 360 Quotes Partner Chester Rothstein as expert on recent case law: “Design Patent Law Still Murky Post-Egyptian Goddess”” “

Click Chester Rothstein, a partner at Amster Rothstein & Ebenstein LLP, was less convinced of the significance of the Crocs ruling, however.  While it’s helpful to have another example to add to the 100-plus years of case law related to design patents, Rothstein said, “I don’t think Crocs dramatically changed the law or analysis. We […]

In The Press:IP Law 360 turns to Partner Charles R. Macedo For Insight on TiVo v. Echostar Oral Arguments Before the Federal Circuit

Click here to download the article. Charles R. Macedo, a partner at Amster Rothstein & Ebenstein LLP, said that the two key questions attorneys wanted answered by the Federal Circuit were how much a redesigned product must be changed in order to warrant a new trial and whether a good faith effort to design around a patent […]

In The Press:
Apple sues HTC over 20 US patents

Apple has sued Taiwanese company High Tech Computer Corp (HTC), the maker of Google’s Nexus One phone, in both the International Trade Commission (ITC) and the US District Court of Delaware, claiming infringement of a total of 20 patents. Apple said in its complaints, filed on Tuesday, that HTC has infringed the patents in question […]

ARE Patent Law Alert: USPTO Issues Proposed Rules For Implementing A First-Inventor-To-File System

(July 30, 2012) On July 26, 2012, the USPTO issued proposed rules and examination guidelines for the first-inventor-to-file patent system set to take effect on March 16, 2013, providing guidance on how the USPTO plans to handle patents affected by the AIA. Generally, the proposed rules seek to follow the tenets of the new law […]

In The Press:
Macy’s, Others Win Claims In Katz Phone Patent MDL

Click

In The Press:BD Wins Ruling Over Two Abbott Glucose Strip Patents

Click here to download the article. Bayer is represented by Amster Rothstein & Ebenstein. – Ron Zapata, IP Law360, Monday, April 07, 2008

In The Press:
Supreme Court hears business method battle

Attendees lined up outside the High Court early on the morning of November 9 to gain access to the 1:00 pm hearing in Bilski and Warsaw v Kappos. The Court was packed to capacity – about 400 people gathered to hear the controversial patent case, and many more were turned away. Bradley Wright of Banner […]

In The Press:
The Heshel School Builds its Portfolio of Intellectual Property

Click Charles R. Macedo, a partner at the patent law firm of Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP, and his associate, Mark Berkowitz.

In The Press:Technology Transfer Tactics turns to Partner Charles R. Macedo for insight on Bilski decision.

Click here to read the article. Charles R. Macedo Esq., a partner at New York’s Amster Rothstein & Ebenstein LLP, tells TTT that the decision “keeps in play a wider range of potentially patent-eligible subject matter than if Justice Stevens’ concurrence had been adopted as a majority decision. The flexibility of the majority decision will […]