いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動(2)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.1 いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動（2） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 今回からは電子ディスカバリに関する連邦規則の改定について、注意点を2回に分けて説明します。 ｢会って話を｣（Meet and Confer） 改定規則は、訴訟の早い段階に両当事者の弁護士が、以下の点について討議するために「会って話をする」よう義務付 けています。 ・ディスカバリ対象となる情報の保存・削除防止について ・ＥＳＩ(Electronically Stored Information：電子保存情報)の開示およびその提出方法について ま ず最初の点ですが、訴訟が開始されると訴訟当事者は自社のシステムから訴訟に関連する情報や文書がそれ以上削 除されないよう、「訴訟対応削除停止措置（litigation hold）」を取らなくてはなりません。改定規則も通常のデータベース管 理の一環として行われる情報の削除を予期していないわけではありません（場合によってはそうした削除が許される場合も あります）が、訴訟開始後は訴訟に関連する情報が削除されないよう注意が必要です（後述）。そのためにはもちろん、関 係する情報、通常のデータベース管理方法および保存年限ポリシーを自分の弁護士に理解させ、適切な対応を共に導き 出すための討議・調整が必要となります。 2つ目の点についても、電子文書の有無、その形式、保存場所、電子データベースの管理プ ロセスなどを、クライアント が自分の弁護士に十分に教えることが必要です。これにより、弁護士は関連する電子文書に精通していることを相手方弁 護士や裁判所に対して示すことができ、さらに重要なことに、クライアントの証拠開示対応の負担をいかに最小限に抑える か、という戦略を構築することができるのです。これは訴訟全体をうまく、有利に進める上で重要なポイントとなります。 訴訟開始後 の早い段階で弁護士に情報を伝えて理解させ、戦略的に計画を構築することは、その後の証拠開示対応・プ ロセスに大変な影響を及ぼします。両当事者の弁護士が、電子文書に関して非常に簡略な限定的開示のみで合意する場 合があるかもしれませんし、また、非常に詳細かつ手間のかかる電子文書開示の要求を受けることになる場合もあるので す。 電子 メールの提出は、大変な時間とコストがかかる分野の一例です。電子メールがこれほど普及した今日、非常に多くの 情報が電子メールでやりとりされるため、メール本体に加え、それに付随するメタデータの量も膨大です。これらの情報を 集め、訴訟に関連するか、秘匿特権の対象になるかを弁護士が精査し、該当するものを相手方に提出する、というのは気 の遠くなるような作業です。しかしながら、もちろん案件にもよりますが、戦略的に証拠開示計画を構築することで両当事者 の弁護士が「電子メールの開示は不要」、あるいは「非常に限定したトピックに関する電子メールのみ開示対象とする」と合 意することも可能なのです。その場合、コストや対応時間を大幅に削減することができます。 同様に、電子文書の提出形式も大きく影 響します。例えば両当事者は、ワードやエクセルなど文書が保存されたそのまま の形式で提出する代わりに、TIFFイメージ（検索機能可、あるいは不可の形）で比較的シンプルに文書開示を進めるよう合 意するかもしれません。また、付随するメタデータの精査・提出は非常に厄介なもので、弁護士同士で最初に討議しなくて はならないのですが、これについても、メタデータの提出は不要、と合意するかもしれません。興味深いこととして、現在、 裁判所は、提出しないことに対して正当な事由が無いメタデータの提出義務について、意見が分かれていることを申し添え ておきましょう。 ま とめると、訴訟開始後は「関連する電子文書を削除しないよう注意し、かつ、電子保存されている情報の有無や所在と いった詳細を、弁護士とすぐ討議する」ことが重要です。クライアントと弁護士間で適切な証拠開示計画を構築することが、 訴訟対応労力・費用をかなり削減すると同時に、訴訟を成功裏に収めることにつながるのです。 […]

いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動(2) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.1 いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動（2） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 今回からは電子ディスカバリに関する連邦規則の改定について、注意点を2回に分けて説明します。 ｢会って話を｣（Meet and Confer） 改定規則は、訴訟の早い段階に両当事者の弁護士が、以下の点について討議するために「会って話をする」よう義務付 けています。 ・ディスカバリ対象となる情報の保存・削除防止について ・ＥＳＩ(Electronically Stored Information：電子保存情報)の開示およびその提出方法について ま ず最初の点ですが、訴訟が開始されると訴訟当事者は自社のシステムから訴訟に関連する情報や文書がそれ以上削 除されないよう、「訴訟対応削除停止措置（litigation hold）」を取らなくてはなりません。改定規則も通常のデータベース管 理の一環として行われる情報の削除を予期していないわけではありません（場合によってはそうした削除が許される場合も あります）が、訴訟開始後は訴訟に関連する情報が削除されないよう注意が必要です（後述）。そのためにはもちろん、関 係する情報、通常のデータベース管理方法および保存年限ポリシーを自分の弁護士に理解させ、適切な対応を共に導き 出すための討議・調整が必要となります。 2つ目の点についても、電子文書の有無、その形式、保存場所、電子データベースの管理プ ロセスなどを、クライアント が自分の弁護士に十分に教えることが必要です。これにより、弁護士は関連する電子文書に精通していることを相手方弁 護士や裁判所に対して示すことができ、さらに重要なことに、クライアントの証拠開示対応の負担をいかに最小限に抑える か、という戦略を構築することができるのです。これは訴訟全体をうまく、有利に進める上で重要なポイントとなります。 訴訟開始後 の早い段階で弁護士に情報を伝えて理解させ、戦略的に計画を構築することは、その後の証拠開示対応・プ ロセスに大変な影響を及ぼします。両当事者の弁護士が、電子文書に関して非常に簡略な限定的開示のみで合意する場 合があるかもしれませんし、また、非常に詳細かつ手間のかかる電子文書開示の要求を受けることになる場合もあるので す。 電子 メールの提出は、大変な時間とコストがかかる分野の一例です。電子メールがこれほど普及した今日、非常に多くの 情報が電子メールでやりとりされるため、メール本体に加え、それに付随するメタデータの量も膨大です。これらの情報を 集め、訴訟に関連するか、秘匿特権の対象になるかを弁護士が精査し、該当するものを相手方に提出する、というのは気 の遠くなるような作業です。しかしながら、もちろん案件にもよりますが、戦略的に証拠開示計画を構築することで両当事者 の弁護士が「電子メールの開示は不要」、あるいは「非常に限定したトピックに関する電子メールのみ開示対象とする」と合 意することも可能なのです。その場合、コストや対応時間を大幅に削減することができます。 同様に、電子文書の提出形式も大きく影 響します。例えば両当事者は、ワードやエクセルなど文書が保存されたそのまま の形式で提出する代わりに、TIFFイメージ（検索機能可、あるいは不可の形）で比較的シンプルに文書開示を進めるよう合 意するかもしれません。また、付随するメタデータの精査・提出は非常に厄介なもので、弁護士同士で最初に討議しなくて はならないのですが、これについても、メタデータの提出は不要、と合意するかもしれません。興味深いこととして、現在、 裁判所は、提出しないことに対して正当な事由が無いメタデータの提出義務について、意見が分かれていることを申し添え ておきましょう。 ま とめると、訴訟開始後は「関連する電子文書を削除しないよう注意し、かつ、電子保存されている情報の有無や所在と いった詳細を、弁護士とすぐ討議する」ことが重要です。クライアントと弁護士間で適切な証拠開示計画を構築することが、 訴訟対応労力・費用をかなり削減すると同時に、訴訟を成功裏に収めることにつながるのです。 […]

いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動(3) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.1 いよいよ電子ディスカバリ規則が公式に始動（3） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 電子ディスカバリに関する連邦規則の改定について、注意点を前回に続き説明します。 文書請求および召喚状 改定は、書面による文書提出要求の一部としてESI(Electronically Stored Information：電子保存情報)を要求できると 明示しています。要求先は、相手方当事者あるいは召喚状にて召喚される第三者です。提出要求を行う当事者が、当該 ESIの提出形式を指定する場合もあります。要求を受けた当事者は指定された形式を受け入れるか、あるいは異議を申 し立てます。もし異議を申し立てた場合は、代わりの形式を提案する必要があります。両当事者が形式について合意する か、裁判所が別途命令する場合を除き、要求を受けた当事者は、従来保存されている形式、もしくは合理的にその情報が 使用できる形式で、当該ESIを提出しなくてはなりません。つまり当事者間で提出形式（例：検索可能なTIFF形式）について 合意が得られず、裁判所が別途命令しない場合は、要求を受けた当事者は通常業務において保存している形式、あるい は合理的に使用できる形式で、要求されたESIを提出することになります。 どのESIがどのような形式で保存されているのかについて、訴訟の早い段階で、クライアントがしっかりと弁護士と討議し ておけば、弁護士はESIの提出形式について適切に相手方弁護士と交渉ができますから、早期での討議がどれほど重要 か、ここからもお分かりいただけるでしょう。 制裁措置 最後に、クライアントの皆様に関連するものとして、ESIを提出しなかった場合の制裁措置についてお話しましょう。今回 の改定は、「通常の業務かつ善意の電子情報システム管理行為によって失われたESIについて、それが提出されないこと を理由に裁判所が制裁を科してはならない」としています。ここで改定が取り扱っているのは、業務の一環として通常行わ れるESIのリサイクリング、上書き、削除、変更です。つまり改定は、以下のことが通常起こり得ると認識しているのです。 (1)電子情報システムそのものが、通常のオペレーションとして情報をリサイクル、上書き、変更するよう設計されている (2)そうした通常のオペレーションを一時停止する、もしくは中断することは、大変な費用がかかる、あるいは困難を伴う (3)電子通信を定期的に消去しなければ、いかに強固な電子情報システムといえども累積するデータ量のために支障を来 しかねない (4)システムによっては、オペレーションを保証するため、ある種の通信を電子的にはじくようになっている場合がある (5) プログラムそのものが、当該ESIへの最新アクセス情報を反映するために、メタデータやその他のファイル情 報を変更 する 場合がある 改定は、上記のような通常の業務かつ善意によって失われたESIを提出しないことについて「裁判所が制裁を科してはな らない」としていますが、あくまでも、それは善意で行われたものでなくてはなりません。これは他の法律問題についてもよく 見られる制限です。制裁を回避するには、特別の事情がない限り、「情報が失われたのは情報システムの通常のオペレー ションの一環としてであり、ディスカバリ逃れや、あるべき証拠保存を妨害する目的ではない」ということを立証しなくてはな りません。ですから、もし情報システムの通常のオペレーションの一環で電子情報が削除された場合、そうしたオペレーシ ョンが「業界で一般的に受け入れられるものであり、従って善意である」と主張できるようにしておく必要があります。これは 訴訟開始前後（開始後は特に）のいずれの期間についても言えるものでなくてはなりません。さらにこれは当事者のみでは なく、第三者が保存する訴訟当事者の情報についても適用されます（当事者のために、第三者がデータベースを維持、バ ックアップテープを保存するような場合）。 結論 以上の、連邦民事訴訟規則の改定の多くは、クライアントの皆様がその解釈にお困りになるようなものではありません。 しかし、下記の2点だけは十分ご注意の上、訴訟対応を進めていただきたいと思います。 ・電子情報が失われた場合にも、それが善意によるものであると立証できるよう、データベースの保存は合理的に行うこ と。データベースを適切に維持していれば、関係する情報の収集上も役に立つことが多い。特に、訴訟開始後の電子文書 の削除には注意すること。 ・訴訟開始後、早い段階で自分の弁護士に関連する電子情報の場所や形式を伝えて理解させ、適切な証拠開示に関する […]

米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に(1) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.2 米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に（1） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 今回は最近の米国最高裁判所による特許関連分野判決、およびそれが皆様の日々の知財活動や戦略立案に与える影 響をテーマに取り上げ、主にKSR Int’l Co. v. Teleflex Inc. （KSR判決、注1）に焦点をあて、解説いたします。 自明性に関するKSR判決 KSR判決とは、特許クレーム（請求項）の「自明性」の判断において、公知技術の組み合わせがいかなる影響を及ぼす かを見直したものです。最高裁判所は、自明性に関して過去の判例により確立していた厳格な運用の一部を本判決で不 要としました。よってKSR判決の元では、特許侵害裁判における被告が公知技術を組み合わせ、対象特許が自明であり、 無効であると主張することが容易になります。これは特許侵害裁判や特許ライセンス戦略立案上、重要な意味合いを持つ だけでなく、特許出願審査における米国特許庁の審査官の行動にも大変な影響を及ぼします。特許侵害裁判における被 告と同様、審査官が公知技術の組み合わせにより「当該出願における発明は自明であり、特許は認められない」と決定す る可能性が高くなったのです。 一方、今年1月のMedImmune, Inc. v. Genetech, Inc. （注2）はライセンス許諾を受けているライセンシーが、許諾対象 特許の有効性を訴訟で争うことができるか、を決したものです。米国最高裁判所は、「ライセンス契約を有効に保持したま ま、ライセンシーは許諾対象特許の有効性を争うことができる」と判断しました。これにより、ライセンシーはライセンス契約 を維持・特許使用料を支払い、侵害訴訟の危険を回避しながら、許諾特許の有効性を争う訴訟（確認訴訟）を提訴できるよ うになりました。この判決は、今後、確認訴訟件数の増加を引き起こすでしょうし、同時にライセンス契約締結時にどのよう な文言を入れておく必要があるかという問題を、ライセンシー、ライセンサーの両方に投げかけることになります。 2007年度の重要特許関連の米国裁判所判決としては、Microsoft Corp. v. AT&T Corp. （注3）もあります。これはソフト ウェアコードが外国で（米国外で）複製された場合、このソフトウェアコードは米国特許法271条(f) が侵害要件とする「米国 から提供された侵害品のコンポーネント」にはあたらない、としたものです。つまり、米国外で複製され米国外で使用される ソフトウェアは米国特許を侵害しないとし、米国最高裁判所が米国特許法の域外適用を躊躇したものと言えるでしょう。こ の判決について、日本企業の皆様への影響はあまり大きくないと思われます。 その他に、これは2006年の最高裁判決ですが、eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. （注4）も挙げておきましょう。「仮差 止め」を認めるには伝統的に4つの要素（注5）が満たされる必要がありますが、この判決は特許侵害訴訟において永久差 […]

米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に(2) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.2 米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に（2） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 今回より、KSR判決の争点や影響について順に述べていきます。 自明性に関するKSR判決 KSR判決は、特許クレームが「自明であり無効」と判断される理由となる、引用の組み合わせ方に関する判決です。米国 特許法によると、公知技術に基づき特許が無効と判断されるには2つの場合があります。1つは102条により、当該特許ク レームが「予見可能であった」と判断される場合です。ある1件の先行例が明示的にあるいは本質的に、クレームにあるす べての要素を開示していると判断された場合、「予見可能であった」としてそのクレームは無効になります。もう1つは 103 条によるもので、いくつかの公知技術を組み合わせて自明性を争う場合であり、ここでは満たすべき要件がいくつかありま す。KSR判決の争点はこの要件に関するものです。 KSR判決の事実背景 KSR判決で問題になった特許は、自動車の可動式アクセルペダルに関するEngelgau氏を発明者とする米国特許 6,237,565（「565特許」）です。565特許のクレーム4には、こう記されています。 （1） a position-adjustable gas pedal which rotates about a fixed pivot point on a support member （サポートフレーム上に固定された旋回軸にそって回転する可動式アクセルペダル） （2） an electronic sensor that determines the position of the gas pedal （アクセルペダルの位置を決定する電子センサー） （3） the electronic […]

米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に(3)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.2 米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に（3） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 前回 に引き続き、KSR判決の争点や影響について述べます。 KSR判決の影響と日本企業の対応 KSR 判決によって、特許クレームの無効化を考えるにあたり、より広い範囲で「公知技術を組み合わせ得た」と言えるよう になりました。もはや、公知技術内で組み合わせるよう「指導、示唆、動機付け」するものがなくてはならない、という厳格な 基準はありません。公知技術が、当該特許が解決しようとした問題と同じ問題を解決しようとしたものである必要もありませ ん。より柔軟なTSMテストでは、当該特許発明がなされた当時、その技術分野において知られており、かつ当該特許発明 が言及するニーズや課題のすべてが、ある公知技術を組み合わせる理由となり得ます。また、技術者は、複数公知技術の 要素を本来の目的以外にも使用し得ますし、「その組み合わせは誰でもそうしただろうものである」と言うこともできるので す。 つ まり、KSR判決により、公知技術を組み合わせたであろうと考えるに足る技術者の知識の範囲や選択肢が広がったの です。特許侵害裁判で侵害を主張される被告にとっては、こうした技術者の視点から公知技術を組み合わせ、無効主張を 行うことが容易になることは間違いありません。このKSR判決を受け、今後、特許侵害裁判においては訴訟対象分野の技 術者の知識レベル、およびその知識レベルであれば公知技術をどう解釈するか、を決定することが非常に重要になり、自 明性に関する技術エキスパート（注8）、およびそのエキスパートによる証言が重要性を増すものと思われます。今後の侵 害訴訟では、知財部門および当該技術分野の技術者が技術の分かる特許弁護士としっかり相談をした上で適切な技術エ キスパートを選定し、そのエキスパートに争われている技術問題や関連する公知技術を伝えて理解させることがとても重 要になるのです。 な お今回、最高裁判所が自明性の判断を法的問題とし、地応してきました。KSR判決後は、事実がそろえば自明性主張のほうが認められやすく、特 に「略式判決を利用するなら自明性を主張する方が良い」と言えます。これはライセンス交渉でも同じです。よって今後は、 相手から特許を主張される立場の場合、技術の分かる特許弁護士としっかり相談し、当該特許に対する適切な自明性主 張を検討なさることが大切です。 ç±³ 国における特許審査については、KSR判決を受けた米国特許庁の正式ガイドラインが待たれるところですが、おそらく KSR判決により、公知技術の組み合わせによるクレーム拒否が増加すると思われます。クレームが容認されることが難しく なり、また自明性によりクレームが拒否された場合、それを覆すための米国特許庁とのやりとりに多大なる努力が必要とな るでしょう。今後、米国特許の出願およびその審査中に、日本の知財ご担当の皆様は、関連し得る公知技術について米国 弁護士と綿密な討議をしておくことが重要になるでしょう。   注8： 一般的に、当該技術分野の識者に相当する技術者や大学教授など。弁護士がその技術エキスパートに質問する形で、特許の重要性や 有効性（被告側は、特許の非重要性や無効性）を立証していく。 注9： 略式判決とは、重要な事実に実質的な争いがない場合に法的問題にかかわる決定として、陪審ではなく裁判所によりなされる決定をい う。連邦民事訴訟手続規則56条（Fed. R. Civ. P. 56.） – マイケル V. […]

米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に(3) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.2 米国最高裁判決における特許関連トピックス ～KSR判決を中心に（3） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 前回 に引き続き、KSR判決の争点や影響について述べます。 KSR判決の影響と日本企業の対応 KSR 判決によって、特許クレームの無効化を考えるにあたり、より広い範囲で「公知技術を組み合わせ得た」と言えるよう になりました。もはや、公知技術内で組み合わせるよう「指導、示唆、動機付け」するものがなくてはならない、という厳格な 基準はありません。公知技術が、当該特許が解決しようとした問題と同じ問題を解決しようとしたものである必要もありませ ん。より柔軟なTSMテストでは、当該特許発明がなされた当時、その技術分野において知られており、かつ当該特許発明 が言及するニーズや課題のすべてが、ある公知技術を組み合わせる理由となり得ます。また、技術者は、複数公知技術の 要素を本来の目的以外にも使用し得ますし、「その組み合わせは誰でもそうしただろうものである」と言うこともできるので す。 つ まり、KSR判決により、公知技術を組み合わせたであろうと考えるに足る技術者の知識の範囲や選択肢が広がったの です。特許侵害裁判で侵害を主張される被告にとっては、こうした技術者の視点から公知技術を組み合わせ、無効主張を 行うことが容易になることは間違いありません。このKSR判決を受け、今後、特許侵害裁判においては訴訟対象分野の技 術者の知識レベル、およびその知識レベルであれば公知技術をどう解釈するか、を決定することが非常に重要になり、自 明性に関する技術エキスパート（注8）、およびそのエキスパートによる証言が重要性を増すものと思われます。今後の侵 害訴訟では、知財部門および当該技術分野の技術者が技術の分かる特許弁護士としっかり相談をした上で適切な技術エ キスパートを選定し、そのエキスパートに争われている技術問題や関連する公知技術を伝えて理解させることがとても重 要になるのです。 な お今回、最高裁判所が自明性の判断を法的問題とし、地応してきました。KSR判決後は、事実がそろえば自明性主張のほうが認められやすく、特 に「略式判決を利用するなら自明性を主張する方が良い」と言えます。これはライセンス交渉でも同じです。よって今後は、 相手から特許を主張される立場の場合、技術の分かる特許弁護士としっかり相談し、当該特許に対する適切な自明性主 張を検討なさることが大切です。  æ—¥æœ¬ã®çŸ¥è²¡ã”担当者の皆様には、KSR判決を「訴訟」と「米国における特許審査」の2つの文脈からご理解いただきたい と思います。和解交渉を含む訴訟においては、KSR判決によって非自明性が否定されやすくなったこと、よって被告として 訴訟を扱う場合には第一義的戦略として自明性主張を検討してみる、ということを肝に銘じておく必要があります。これま で被告は自明性を主張することを躊躇し、むしろ冒頭に述べたように、当該特許クレームに対して「予見可能であった」と主 張し得る公知技術を探すことで対応してきました。KSR判決後は、事実がそろえば自明性主張のほうが認められやすく、特 に「略式判決を利用するなら自明性を主張する方が良い」と言えます。これはライセンス交渉でも同じです。よって今後は、 相手から特許を主張される立場の場合、技術の分かる特許弁護士としっかり相談し、当該特許に対する適切な自明性主 張を検討なさることが大切です。 ç±³ 国における特許審査については、KSR判決を受けた米国特許庁の正式ガイドラインが待たれるところですが、おそらく KSR判決により、公知技術の組み合わせによるクレーム拒否が増加すると思われます。クレームが容認されることが難しく なり、また自明性によりクレームが拒否された場合、それを覆すための米国特許庁とのやりとりに多大なる努力が必要とな るでしょう。今後、米国特許の出願およびその審査中に、日本の知財ご担当の皆様は、関連し得る公知技術について米国 弁護士と綿密な討議をしておくことが重要になるでしょう。   注8： 一般的に、当該技術分野の識者に相当する技術者や大学教授など。弁護士がその技術エキスパートに質問する形で、特許の重要性や 有効性（被告側は、特許の非重要性や無効性）を立証していく。 注9： 略式判決とは、重要な事実に実質的な争いがない場合に法的問題にかかわる決定として、陪審ではなく裁判所によりなされる決定をい […]

証拠法上の秘匿特権 ～プリビレッジを正しく理解する(1) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.3 証拠法上の秘匿特権 ～プリビレッジを正しく理解する（1） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、 米国特許弁護士 米国訴訟対応では、ディスカバリと呼ばれる証拠開示手続きが非常に重要です。これには証拠をすべて事前に開示するこ とで和解を促進するという働きもあります。ただし、この証拠開示義務にもかかわらず開示を義務付けられない、いわゆる「 特権」対象となる証拠書類やデータが定義されています。今回はどのような情報が「弁護士依頼人間秘匿特権」「共通の利 益を根拠とした秘匿特権」「ワークプロダクト」として証拠開示義務を免れるかを見ていきましょう（注1）。 弁護士依頼人間秘匿特権 依頼人が自分の弁護士と十分に、正直な話ができるように、弁護士と依頼人のやりとりは「弁護士依頼人間秘匿特権」の 対象として証拠開示義務を免れます（注2）。「弁護士依頼人間秘匿特権」（privilege： 以下、「プリビレッジ」と呼びます）の 対象となるには、以下のすべての要件を満たすことを米国最高裁判所は求めています。 ①依頼人と弁護士間のやりとりであること ②機密として保持することを意図したもの、あるいは実際に機密として保持しているもの ③法的アドバイスを得る目的で行われたやりとりであること（注3） 例えば、「依頼人がある特許を侵害していない」という弁護士の意見書は、その意見書が機密として保持される限りはプ リビレッジの対象となります。一方、依頼人が「私は特許を侵害していない」と弁護士に発言した場合、その発言が弁護士 から法的アドバイスを得ることを目的になされたものではなく、単に「私はこう思う」ということを述べたにとどまる場合、この 発言はプリビレッジの対象とならず、開示義務を免れません。 このプリビレッジは口頭の発言のみならず文書にも適用されます。依頼人企業の従業員が①弁護士から法的アドバイス を求めるために作成し、そして②弁護士から法的アドバイスを得るために弁護士の手元に届けた書類は、プリビレッジの対 象となります（注4）。 この「弁護士の手元に届く」ということが重要なのです。単に弁護士に「写し」が送られた、あるいは、 書類内に弁護士名への言及がある、といったことでは、プリビレッジの対象とならないことに十分ご注意下さい（注5）。ま た、弁護士が法的アドバイスを与えるためにその書類を受領することが、プリビレッジの対象となる要件ですから、その書 類は弁護士が理解できる形で書かれていなくてはなりません。これは日本の皆様がアメリカ人弁護士と日本語の書類をや りとりする場合に非常に重要です。日本の皆様が、依頼人としてアメリカ人弁護士に日本語の書類を送った、あるいは、書 類内で当該アメリカ人弁護士に言及したからといって必ずその書類がプリビレッジの対象となるものではありません。その 文書が弁護士から法的アドバイスを得るために作成されたものであり、かつ、そのアメリカ人弁護士が日本語を理解でき る、あるいは日本語文書と同時に英文翻訳も送付される、という状態でなくてはプリビレッジの対象にはなりません。内容 が分からなければ法的アドバイスのしようがないからです。 このプリビレッジを放棄できるのは依頼人のみです（注6）。放棄の一例をあげると、依頼人がプリビレッジの対象である 書類を第三者に開示すると、その書類はもはやプリビレッジの対象として保護されません。例えば、あなたが製造業者で、 自分の弁護士から、「自社製品は特許を侵害していない」という意見書を受け取っていたとしましょう。そしてこの意見書 を、「弊社の製品に特許侵害問題はありません」と示す証拠として客先に開示したとします。この行為は第三者への開示に よる「プリビレッジの放棄」であり、この意見書はもはやプリビレッジの対象として保護されません。客先と機密保持契約を 締結して意見書を開示したとしても、放棄であることに変わりはありません。このような場合、機密保持契約を締結するの ではなく、客先にこの意見書を開示する、という限定的目的のために、自分の弁護士を客先の弁護士として雇わせる契約 を、弁護士と客先間で結ぶと良いのです。すると、自分の弁護士にとって、客先も依頼人であり、弁護士がその依頼人に法 的意見を提供する、という形になりますから特権を維持することができます。 また、特許侵害訴訟において故意侵害を主張された被告が、自分の弁護士から非侵害の意見をもらった、ということをベ ースに故意侵害を否定する場合、これが「プリビレッジの放棄」とみなされ、弁護士の意見はプリビレッジの対象外となりま す。この点については、最近の連邦巡回控訴裁判所の決定を解説する必要がありますが、これは次回以降の記事で取り 扱うことにします。   注1： 今回の記事作成にあたり、同僚のマリオン・P・メテルスキ弁護士の協力を得た。 […]

証拠法上の秘匿特権 ～プリビレッジを正しく理解する(2) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.3 証拠法上の秘匿特権 ～プリビレッジを正しく理解する（2） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 前回 に引き続き、証拠法上の秘匿特権について述べます。 共通の利益を根拠とした秘匿特権 第三者への開示があってもプリビレッジを維持できる、という例外が「共通の利益を根拠とする」原則、あるいは「ジョイン ト・ディフェンス」と呼ばれる原則です。これは共通の法的利益を守るために複数の当事者がそれぞれの弁護士を通してや りとりをする場合、そうしたやりとりがすべて自分と自分の弁護士との間で行われたかのごとくプリビレッジで保護される、と いうものです。この保護を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。 ①やりとりが「共通の法的利益」に関するものであること ②当該「法的利益」を追求するためのやりとりであること ③この特権の適用が放棄されていないこと 通常、同じ課題（例； 同一特許の侵害催告）を抱え、共通の相手に対峙（たいじ）している当事者間では「共通の法的利 益がある」と言えます。これは必ずしも、訴訟において「共同被告」の立場にまで発展している必要はありません（注8）。こ の原則は複数の当事者が共通の利益を目指して、より効果的に法的サポートを得ようと協働する場合に適用されます（注 9）。例えば、米国では特許の所有者（原告）が、1つの訴訟の中で複数の企業を被告として訴えることがよくあります。こう した共同被告は明らかに共通の法的利益を持ち、したがって共同ディフェンス戦略を練ったりする場合に行うやりとりが、 プリビレッジの対象として保護され得ます。また、ある複数の企業が共同開発を行い、その成果物の特許を共有している場 合も共通の法的利益があると言えます。 ジョイント・ディフェンスによるプリビレッジの対象となるために、複数当事者間で「ジョイント・ディフェンスのための契約」 を書面で締結することは必ずしも必要ありません。実際には契約書があるからといってジョイント・ディフェンスが確立して いるとは言えないからです。ただし、複数当事者間でどのように弁護士費用を分担するか、先行技術情報の使用をどこま で許可するか、といった内容について合意を得ておくために、「ジョイント・ディフェンスのための契約」を締結する場合がし ばしばあります。  ãªãŠã€ã‚¸ãƒ§ã‚¤ãƒ³ãƒˆãƒ»ãƒ‡ã‚£ãƒ•ã‚§ãƒ³ã‚¹ã«ãŠã„て重要なことは、「複数当事者間でのやりとりの際に必ず弁護士が同席していなくて はならない」ということです。ある日本企業（2社）の技術者が、ある特許の非侵害について日本で討議をするとしましょう。 この場合、いずれかの企業の弁護士が法的アドバイスを与えるために同席していなければ、この討議はジョイント・ディフェ ンスの原則から外れ、プリビレッジの対象とはなりません。ただし、この討議を通じて文書が作成され、法的アドバイスを得 るためにその文書が弁護士に送付された場合、この文書自体は先に述べたようにプリビレッジの対象として保護されます。 このジョイント・ディフェンスによるプリビレッジも、共通の法的利益を持たない第三者に内容が開示されると、その内容に ついてはプリビレッジが放棄されたとみなされます。 「ワークプロダクト」の原則 「ワークプロダクト」の原則は、弁護士により、あるいは弁護士が訴訟または公判で使用するために作成された書類やそ の他の有形物を、プリビレッジの対象として保護するものです（注10）。連邦巡回控訴裁判所が有形物に限らず、無形物も ワークプロダクトとして証拠開示手続きにおける相手方への開示を免れ得るという判断を行ったのは最近のことで（注11）、 ここでいう無形物には弁護士の思考や精神的プロセス、戦略、意見などが含まれます。 実際に訴訟にまで発展しなくとも、その書類が作成された段階で訴訟となる可能性が実質的にあるなら、その書類はワー クプロダクトとして保護されます（注12）。ただし、漠然と将来の訴訟を危惧しているような状況下で作成された書類はワー クプロダクトにはなりません。具体的な訴訟の可能性が要件なのです（注13）。同様に、将来の訴訟で使用されたとしても、 作成された段階では通常の業務範囲内で作成された書類は、訴訟や公判に備えて作成したものではありませんからワー クプロダクトの保護の対象外となります。 このワークプロダクトの保護も、第三者へ開示したり、訴訟において故意侵害主張に反論するために使用したりすること で放棄した、とみなされます（注14）。例えば、訴訟に使用するかもしれないと考えて従業員が作成した書類を、訴訟に発 展するかもしれない相手方との交渉の中で相手方に開示したとします。すると、この書類はもはやワークプロダクトとして保 護されません。そもそもこの書類が訴訟での使用を考えずに作成されたものであったなら、相手方に開示せずとも、ワーク プロダクトの保護の対象にはなり得ません。 […]

弁護士の鑑定書の重要性－シーゲート判決(1) (only available in Japanese)

米国における知財訴訟実務の最前線 vol.4 弁護士の鑑定書の重要性－シーゲート判決（1） マイケル V. ソロミタ アムスター, ロススタイン＆エーベンスタイン法律事務所 パートナー、米国特許弁護士 前回のコラムでは証拠法上の秘匿特権としてプリビレッジを正しく理解することに焦点を当てました。今回は具体的な判 例を取り上げながら、特許の故意侵害主張に反論する際に、弁護士の鑑定書が果たす役割について検討しましょう(注1) 。取り上げる判例は、巡回控訴裁判所で争われた「シーゲート判決」です(注2) 。この判例は、特許所有者が故意侵害を主 張する場合に、「客観的にみて無謀」な行いがあったと明確かつ十分な説得力のある証拠で示すよう求めました。また同時 に、故意侵害を主張された側が弁護士の鑑定書に依拠して行動したことを主張する場合に、どこまでプリビレッジを放棄し なくてはならないのかを明確にしました。 この「客観的に見て無謀」という新しい基準により、今後、故意侵害を立証することはより難しくなります。ただし、基準が 「客観的」ですから、侵害を主張された当事者が、弁護士の鑑定書に基づき、特許は無効あるいは非侵害、と心から信じた としてもそれは主観に過ぎず、その行為が客観的にみて無謀であれば故意侵害となる可能性もあります。このためシーゲ ート判決は、そもそも主観を構成する要素である弁護士の鑑定書を得ることに利益があるのか、という問題を提起すること になったのです。 結論は「イエス」です。今後も、正しい事業判断をするために、主張された特許の有効性や侵害性について、弁護士の鑑 定書を得ることには利益があります。またシーゲート判決により、「弁護士の鑑定書に依存した」という主観が、故意侵害の 認定にそれほど重要な役割を果たさなくなりました(注3) から、将来的に鑑定書が法廷で開示される可能性を懸念すること なく、弁護士はより自由に、率直な内容の鑑定書を作成することができるようになります。ただしシーゲート判決は複雑でい くつかの矛盾点があるようにも見えます。これらについて、巡回控訴裁判所は詳細に判旨を述べることはせず、今後の連 邦地裁の解釈に委ねました。ですから少し解釈が難しい点もありますが、もし、この記事をご覧になったあと、シーゲート判 決の影響についてご質問などございましたら、遠慮なくIPNEXT編集部までお問い合わせ下さい。 シーゲート判決とは 2000å¹´7月13日、原告であるConvolve社とマサチューセッツ工科大学が、シーゲート・テクノロジー社を特許の故意侵害 で提訴しました。シーゲート社は将来の故意侵害主張を避けるため、事前にジェラルド・セキムラ弁護士から鑑定書を取得 していました。なお、セキムラ弁護士は訴訟チームの一員ではありませんし、彼の鑑定書は訴訟チームの弁護士に事前に 開示されませんでした。この訴訟において、シーゲート社は故意侵害主張に反論するため、セキムラ弁護士の鑑定書と、この鑑定書に関するセキムラ弁護士との交信を原告に開示しました。これに対し、原告は鑑定書に関わる限り、セキムラ弁 護士との交信に限らず、訴訟チームの弁護士との交信を含むすべての交信を開示するように申し立てました。連邦地裁は この申し立てを認め、シーゲート社に対して秘匿特権を放棄し、セキムラ弁護士の鑑定書に関わるすべての交信（訴訟チ ームの弁護士、社内弁護士との交信等を全て含む）を提出するように命じました。この決定を不服としたシーゲート社は、 連邦巡回控訴裁判所に控訴しました。 巡回控訴裁判所は、弁護士の鑑定書への依拠と秘匿特権放棄に関する過去の判例を紐解きました。過去の判例は、「 ある特許の侵害の可能性について実際に通知を受けたり、気付いたりした者は、その真偽を判断する注意義務があり、こ の義務には適切な法的意見を得ることも含まれている」としています。この注意義務に照らし、侵害主張を受けた当事者は 弁護士の鑑定書を取り、それに基づいて善意で行為を継続したと一様に主張するようになったのです。ただしこの主張を 行うには、弁護士の鑑定書に関する秘匿特権を放棄しなくてはなりませんでした。当時、巡回控訴裁判所は、善意の有無 による故意侵害の判断は、過失の判断に通じる、つまり、侵害を主張された当事者が善意でなければ、過失に基づく故意 侵害を形成するとしていました。 シーゲート判決において、巡回控訴裁判所は知財以外の法律分野における故意の定義を調べました。そして、一般的 に、故意を立証するには過失では足りず「無謀な行動だった」といえる必要がある、と判断したのです。そして過去の判例 から離れて、特許侵害における故意侵害の立証には、過失より高い基準である「客観的にみて無謀」という要素が最低必 要であると述べました。客観的に見て無謀と言うためには、（1）ある行為が、有効な特許の侵害を構成する可能性が客観 的に見て高いにもかかわらず、侵害者が当該行為を行ったということを明確かつ十分な説得力のある証拠で示すこと、お よび（2）侵害者が侵害のリスクを知っていた、あるいは当然知るべきであったと示すこと、の2点が特許所有者に求められ ます。つまり、特許所有者が、まず侵害者の行為そのものが無謀であったことを示し、さらに侵害者がその行為が無謀であ ったことを知っていた、あるいは当然知りえたという2ステップの立証が必要である、と判断したのです。ですから、最初の 点が立証されてから初めて、侵害者の主観である2つめの点が問題となります。 巡回控訴裁判所はこれ以上詳細に判断基準をもうけることは避け、連邦地裁に事件を差し戻しました。しかし、故意の判 […]